[산업통상자원부_함께하는 FTA_2015년 11월 Vol.42]

중국 상표브로커를 막는 100% 효과적인 방안은 한국에서 상표출원할 때부터 중국에 함께 상표출원하는 것이다. 차선책은 중국 상표법 규정상 쉽지는 않지만, 중국 내에서 유명상표로서의 보호, 계약·업무 거래 또는 기타 관계에 따른 출원여부 확인, 선권리 주장에 따른 출원 금지, 출원 시 특례 규정 및 조약우선권 주장, 적극적 이의신청 등을 이용할 수 있다. 중국 시장 공략을 위한 중국 상표출원에 대한 인식전환이 필요하다.

중국 상표법과 한국 상표법의 차이
중국 상표(商標)제도는 한국의 상표법과 다른 차이점이 있으며, 특히 유명(저명)상표의 기준, 선사용권의 인정 요건, 출원 시 특례의 범위, 공고 후 이의신청 기간 등에서 차이가 있다.

유명(저명)상표의 기준
한국 상표법의 유명상표는 유명도의 지역적 기준을 국내뿐만 아니라 해외까지도 포함하고 있어, 등록되지 않는 유명 해외 상표를 일정 정도 보호할 수 있지만, 중국 상표법 제13조는 중국 국내가 아닌 해외에서 유명한 상표는 저명 상표에 해당하지 않아 보호받지 못한다.

이러한 차이는 특히 한국 내 유명상표 브랜드가 중국 상표브로커의 표적이 되어 중국에서 상표브로커에 의해 선출원·등록되더라도, 한국에서 유명상표라는 이유만으로 중국 상표법 상 저명상표로 인정되지 않아 중국에서는 보호받을 수 없는 문제를 발생시키는 주요 원인이 되고 있으므로 보다 주의해야 한다.

계약·업무 거래 또는 기타 관계로 인한 미등록상표 출원
한국 상표법은 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표는 등록이 불가한 것으로 규정하고 있다. 반면, 중국의 상표법 제15조는 계약·업무 거래 또는 기타 관계로 인한 타인의 미등록 상표의 경우 당해 타인이 이의를 제기해야만 등록이 불가한 것으로 규정하여, 한국 상표법과 달리 ‘타인의 이의 제기’를 요건으로 추가한 것이다. 이에 따라 중국 상표법 제33조는 공고된 상표에 대하여 공고한 날로부터 3개월 이내에 당해 타인이 제15조 규정에 따른 해당 상표 출원에 대한 이의를 제기해야만 한다. 물론 등록된 이후에는 5년 이내에 무효심판을 청구하여 무효시킬 수 있다.

선권리를 침해하는 상표의 출원 금지
한국 상표법 상 저촉규정 및 선사용권과 유사한 것으로, 중국 상표법 제32조는 출원한 상표가 타인이 소유한 선권리를 침해할 수 없으며, 타인이 이미 사용하고 일정한 영향력을 가진 상표를 부정한 수단으로 갈취하여 등록하여서는 안 되는 것으로 규정하고 있다.

여기서 선권리란 성명권, 초상권, 상호권, 전리권(외관설계), 저작권 등을 의미하며, 출원한 상표에 타인의 디자인(외관설계 전리권에 의해 보호되는)이나 저작물을 포함하고 있는 경우에는 해당 출원 상표에 대해 이의신청하거나 무효심판을 청구하여 그 등록을 저지시킬 수 있다.

특히, 해당 중국 상표 출원 내용이 한국 기업의 저작물을 포함하는 경우, 저작권은 별도의 절차 없이 한국 기업의 저작물도 저작권에 관한 국제조약에 따라 중국에서 보호되는 것이므로 저작권인 선권리의 침해를 충분히 주장할 수 있어 적극 활용해야 할 것이다.

출원 시 특례 규정
우선 조약우선권제도는 한국에 상표출원 후 6개월 이내에 중국에서 동일한 내용으로 상표출원을 하면 그 권리를 한국 상표출원 날짜로 소급해 우선권을 인정해 주는 것으로, 한국에 상표출원하는 것이 필요하다.

반면 출원 시 특례 규정은 미출원한 상표를 일정 범위 내에서 미리 외부에 공개하여 사용한 경우 공개된 이후 6개월 이내에만 출원하면 그 공개일을 출원일로 소급해 인정해 주는 것이다. 여기에서도 한국 상표법은 그 범위를 다소 넓게 규정하나, 중국 상표법은 ‘중국 정부가 주최하거나 승인한 국제박람회에 전시된 상품에 처음으로 상표를 사용한 경우’로 제한하고 있어, 한국 상표법 특례 규정의 적용범위와 중국의 그것과는 다르다.

우리 기업들은 최근 중국 현지에서 개최되는 박람회에 적극적으로 참여하며 제품들을 홍보하고 있어 상표브로커에 노출될 위험이 높아지고 있다. 이에 중국에 상표를 출원조차 하지 않은 상태에서 박람회에 참가해서 제품의 브랜드를 미리 공개하여 사용한 경우라면 출원 시 특례 규정을 적극 활용할 필요가 있다.

공고 후 이의신청 기간
한국 상표법은 누구든지 출원공고 후 2개월 내 이의신청을 할 수 있는 반면에, 중국 상표법은 3개월 내 이의신청을 할 수 있되 이의신청의 자격을 다소 제한하고 있다. 특히 중국 상표법은 저명상표, 계약·업무 거래 또는 기타 관계로 인한 출원, 선출원주의 위반 등은 누구나 할 수 없고 선권리자 또는 이해관계자가 할 수 있도록 제한을 하고 있다.

중국 상표브로커에 의한 선출원·등록을 대처하기 위한 방안
가장 좋은 대처방안은 한국에 상표출원 할 때부터 동시에 중국에 상표출원하거나, 한국에 출원한 후 6개월 이내 조약우선권으로 중국에 출원하는 것이다. 단순히 상표 10년의 보호기간을 기준으로, 출원비용을 100만 원이라고 가정할 때, 브랜드 사용료가 1년에 10만원, 1달에 1만 원도 안 되는 비용 정도를 지불하는 것인데, 긴 보호기간을 고려할 때 그리 과한 비용이 아니다.

그 다음으로는 중국에서도 유명도를 쌓아 저명상표로서 보호받을 수 있도록 노력해야 하는데, 실무적으로 이런 사례는 있을 수 없다.

중국 상표브로커 중에는 일부 한국 기업과 계약·업무 거래 또는 기타 관계가 있는 경우가 있는데, 이 경우에는 해당 출원의 이의신청 및 무효심판을 이용할 필요가 있다. 또한 상표의 내용에 저작권으로 인정될 만한 저작물이 포함되어 있는 경우에는 선권리의 침해를 주장할 수도 있고, 미리 브랜드가 공개된 경우에 출원 시 특례 규정을 검토하여 6개월의 유예 기간을 인정받을 수 있도록 해야 한다.

끝으로 당부하자면, 우리 기업들에게는 중국 상표에 대한 인식 전환이 필요한데, 중국 상표 출원 비용이 그 시장규모 및 가능성에 비추어 굉장히 저렴하다는 점과 한국 시장의 브랜드를 굳이 중국에서도 동일하게 적용할 필요가 없을 수 있다는 점을 하루 빨리 알았으면 한다.