지식재산연구소의 ‘침해평가보고서’, IP 권리자의 유리한 증거로 활용

근래 들어 한국에서는 거의 사라진 타인의 유명한 이름이나 브랜드명을 도메인 네임으로 무단 선점하는 분쟁(Cybersquatting)이 베트남에서는 여전히 발생하고 있고 이로 인해 베트남 시장에 진출하는 외국기업들에게 문제를 일으키고 있다.

특히 베트남에서 발생하는 도메인 네임 분쟁 사건의 특징 중 하나는, 외국 기업의 브랜드나 상표 이름을 도메인 네임으로 등록 받은 후, 해당 사이트에서 관련 제품(또는 위조품)을 무단으로 판매하는 것이다.

관련 분쟁사례

독일 뮌헨에 본사를 둔 글로벌 조명 업체인 ‘OSRAM GmbH’는, 조명 기구, 특히 전기 램프 및 조명기구 등에 대한 베트남 상표권(OSRAM)을 등록 받았다.

그리고 OSRAM GmbH는 2014년 자사의 브랜드 명으로 구성된 도메인 네임 <osram.com.vn> 및 <osram.vn>이 베트남의 자연인 N.D.T.에 의해 등록된 것을 인지했다. 해당 사이트에서는 ‘OSRAM’ 브랜드가 부착된 제품을 무단으로 홍보, 판매를 하는 것을 확인했다.

이에 따라, OSRAM GmbH는 소송을 통해서 도메인 분쟁을 해결하기 위해서 제일 우선적으로 베트남 지식재산 연구소(VIPRI)에, “상표권 침해에 대한 평가”을 요청했다. 베트남 지식재산연구소(VIPRI)는 베트남의 자연인 N.D.T.이 <osram.com.vn> 및 <osram.vn> 도메인을 등록한 행위는 상표권 침해에 해당한다는 평가의견을 내렸다.

베트남 지식재산연구소(VIPRI)의 평가결과보고서를 토대로, OSRAM GmbH는 2019년 초 베트남 하노이 법원에 소송을 제기했다.

이 소송에서 원고(OSRAM GmbH)는 하노이 인민 법원에 1)두 개의 도메인 주소 <osram.com.vn> 및 <osram.vn>의 등록을 취소하고 2)피고(베트남 자연인 N.D.T.)에게 재산손실 및 이익 감소, 사업 기회 훼손에 대해서 5억동(VND)의 물질적 손해 배상을 청구하고 3)소송에 지출된 변호사 비용에 대해서 2억동(VND)을 지불하도록 강제하고 4)지역 신문에 공개 사과할 것을 청구했다.

법원의 판결

2019년 7월 24일 법원은 다음과 같이 판결 (No 29/2019/DSST)을 내렸다.

첫째, 두 개의 도메인 이름 <osram.com.vn> 및 <osram.vn>을 취소하고
해당 도메인 이름의 등록에 대한 우선권은 원고에게 준다.

둘째, 피고는 원고에게 203,960,000동(VND)의 금액을 지불하고 여기에는 원고가 지출한 변호사 비용을 포함한다.

셋째, 피고인은 지역 신문에 공개 사과를 게재해야 한다. 

베트남 도메인 네임 무단선점 (Cybersquatting)과 관련된 6가지 중요한 팁을 전하고자 한다.

첫째, 베트남의 도메인 네임 무단선점 (Cybersquatting) 상황

베트남의 <.vn> 도메인 네임이 투기적이고 악의적으로 등록 및 유지 관리되는 문제가 지속적으로 증가하고 있다. 이런 행위는 외국 기업의 브랜드 인지도를 악용하거나, 브랜드 소유자로부터 금전적인 배상을 요구하거나 또는 브랜드 소유자의 경쟁자에게 이익을 주려는 의도로 발생하고 있다.

둘째, 베트남에서 상표 기반 도메인 이름 분쟁을 해결하는 방법

상표 기반 도메인 이름 분쟁(Cybersquatting)을 해결하기 위해 상표 소유자는 다음과 같은 대응 수단을 사용할 수 있다.

1) 등록자와의 협상 또는 화해
2) 중재위원회 회부를 통한 분쟁해결 시도
3) 분쟁 도메인 이름의 사용 및 등록과 관련하여 등록자의 부정 경쟁 행위에 대한 행정조치
4) 베트남 관련 법원을 통한 민사 소송 제기

위와 같이 4가지 대응 수단이 있지만 실제로 베트남에서 주로 사용되는 수단은 △법원에서의 민사 소송 및 △베트남 과학기술부 감사관을 통한 행정 조치이다.

그리고 행정조치의 경우, 주소지가 불확실한 베트남 자연인이 도메인 네임을 등록한 경우 행정 집행 기관은 해당 등록자의 거주지를 찾을 수가 없어서 행정조치를 진행하지 못하는 경우가 있다.

민사소송의 경우, 피고가 불참하더라도 법원이 재판을 신청할 수 있다는 점에서 민사소송을 통한 대응 방법이 무단으로 선점된 도메인 네임을 회수하기 위한 가장 효율적인 분쟁 해결 수단으로 볼 수 있다.

셋째. 베트남에서 상표 기반 도메인 이름 분쟁에서 승소하기 위한 요건

상표 기반 도메인 이름 분쟁에서 이기려면 침해 주장의 기반이 되는 상표가 베트남에서 등록됐을 뿐만 아니라 베트남에서 상거래에 널리 사용돼야 한
다는 전제 조건이 있다. 

한 예를 제시하면, 한국 화장품 기업 L사는 foellie라는 브랜드의 제품을 베트남에서 판매를 하고 있으며 foellie.com 도메인을 사용하고 있다. 그리고 베트남 자연인 A씨는 foellie.org, foellie.info 도메인을 등록받은 후 해당 사이트에서 foellie 위조화장품을 판매하고 있다.

하지만 한국 화장품 기업 L사는 베트남에서 자사 foellie 상표를 등록 받지 못했기 때문에, foellie위조 화장품이 판매되고 있는 foellie.org, foellie.info 도메인에 대해서 아무런 조치를 못하고 있는 상황이다.

넷째, 비활성 도메인에 대한 대응은 불가능

분쟁 도메인 네임의 이전 또는 등록 취소를 위한 기준 중 하나는 “도메인 네임이 지식재산권법을 위반한 정보를 게시하는 데 사용되는 도메인 네임”이어야 하는 것이다. 따라서 무단 선점된 도메인이 사용되지 않을 경우(비활성 상태)에는 아무런 대응 조치를 할 수 없다.

다섯째, 베트남 민사소송에서의 손해배상 청구

앞서 언급한 OSRAM GmbH의 소송사례에서, 원고(OSRAM GmbH)는 베트남 법원에 피고에게 총 5억동(VND)의 손해 배상을 청구했다. 그러나 법원은 손해배상 청구를 기각하고 대신 원고가 부담한 변호사 비용을 피고에게 지급하라고 판결했다.

지식재산 침해에 대한 손해배상을 청구하기 위해서 원고는, 지식재산권 침해로 인해 발생한 자산 손실, 소득 또는 이익, 사업 기회의 손실 등에 대해서 명확한 증거를 제출해야 된다.

또한 침해행위와 이로 인해서 발생한 손해/손실에 대한 직접적인 인과관계를 입증해야 하는 문제가 있다. 그리고 이런 문제로 인해서 지식재산 침해에 대한 대부분의 손해배상 청구가 기각되고 있다. 

여섯째, 베트남 지식재산연구소(VIPRI)의 전문가 증인/전문가 의견

베트남에서 지식재산권 침해 분쟁 사건의 경우, 지식재산연구소(VIPRI)의 침해평가보고서를 발급 받는 것이 중요한 요소이다. 베트남에서 지식재산권 침해사건을 담당하는 행정부서의 담당자들에게는 지식재산권 침해 사건에 대한 전문지식과 관련 사건을 처리한 경험이 부족하기 때문에 지식재산권 분쟁사건은 새롭고 복잡한 문제로 받아들여진다.

VIPRI는 발명, 산업디자인, 반도체폐회로 디자인, 영업비밀, 상표, 상호, 지리정보 등 산업재산권 주제에 관한 지식재산권 침해 사건과 관련된 전문가 의견을 제공하는 과학기술부 산하 기관이다.

따라서 지식재산연구소(VIPRI)와 같은 전문기관으로부터 발급받은 “침해 평가보고서”는 침해행위를 증명하는 중요한 증거가 될 수 있다. 지식재산연구소(VIPRI)는 검토의견(침해평가보고서)는 과학기술부(MOST) 감사원, 시장감시부(MSD), 세관 등과 같은 집행 기관에 제출될 수 있다.

그리고 집행기관은 행정적 압수수색 및 제재(벌금, 침해물품 압수 및 폐기 등)를 진행하는 등 민원인의 지적재산권 집행을 진행할지 여부를 고려할 수 있다. 법원은 물론 IP 사건에 대해서도 판결을 내릴 수 있으며, VIPRI 의견은 법원이 권리 보유자에게 유리하게 판결할 수 있는 매우 설득력 있는 증거가 될 수 있다.