"상표 브로커에게 자사 상표 선점당할 시 '무효화' 결정 가능성 낮아"

타인의 상표를 악의적인 목적으로 무단선점(출원) 문제는, 중국에 진출하는 많은 외국기업들이 상표분쟁을 겪고 있는 것과 똑같이, 베트남도 중국과 마찬가지로 베트남에 진출하는 많은 외국기업들 자사의 상표를 타인(주로 베트남 개인)에게 무단으로 선점당하는 문제가 발생하고 있다.

특히 최근들어 미-중 간 무역 전쟁의 영향과 인건비 및 기타 비용이 높아지는 등 중국 내 사업 환경과 여건이 어려워짐에 따라 중국에 진출한 외국 기업들이 베트남으로 생산기지를 이전하는 것이 늘어나고 있다. 이에 따라 베트남에서의 상표권 분쟁도 함께 증가하고 있는 추세이다.

그럼 베트남 진출 한국기업이 베트남 상표 브로커(또는 베트남 사업 파트너)에게 자사의 상표를 무단으로 선점당한 경우, 어떤 방법으로 대응(대처)할 수 있을까? 결론부터 말하면, 베트남 상표 브로커에게 자사의 상표를 선점당한 경우 해당 상표를 무효화 시키는 것은 쉽지 않은 문제이다.

베트남 상표 브로커가 한국기업의 상표를 무단선점한 경우, 해당 상표의 출원이 악의적인(상표 사용 목적으로 출원한 것이 아니라 금전적인 이익을 취하기 위해서 타인의 상표를 선점한) 상표 출원이라는 것을 베트남 상표국으로부터 인정을 받아야 된다.

중국에서도 이미 10여년 전부터 중국에 진출하는 한국기업들이 중국 상표 브로커에 의한 상표 무단선점 문제로 큰 피해를 입었다.

하지만 중국 정부는 2019년 11월 상표법 개정을 통해서, 타인의 상표를 악의적인 목적으로 무단 출원에 대한 규정을 대폭 강화하면서, 상표 브로커 출원 상표에 대한 등록무효결정 사례가 현격하게 증가하고 있다.

그런데 베트남은 2009년과 2019년에 개정된 베트남 지적재산권법(베트남 IP법)은, "악의적 상표 출원"에 대한 정의가 없다. 다시 말해 "악의적인 상표 출원"으로 판단하는 구체적인 조항(판단기준)이 명확하지가 않고 이에 따라, 베트남 상표 브로커가 선점한 상표에 대해서 무효심판을 진행하더라도 "악의적 상표 출원"을 증명하는 것이 어렵기 때문에 상표 브로커 선점상표에 대한 무효결정 가능성이 낮다.

그리고 무효심판에 대한 심사 기간도 오래 걸리고 그 결과 또한 불확실한 문제도 있다.

베트남 상표제도의 특징 중 하나는 선출원제도이다. 미국, 필리핀 등 일부 국가에서 채택하고 있는 선사용주의(먼저 상표를 사용한 사람에게 상표권 권리가 부여되는)제도와 달리 먼저 상표를 출원한 사람에게, 등록심사를 거쳐 등록 결정이 나올 경우 상표권이 부여되는 제도를 채택하고 있다.

그리고 상표 출원인은 상표 출원 시, 합법적인 사업을 위한 "상표 사용의도" 등을 증명하는 서류 등을 제출할 의무 없이 단지 상표를 먼저 출원하기만 하면 상표권에 대한 권리가 부여된다.

이런 상표제도에 따라, 베트남 상표 브로커들은 손쉽게 외국기업의 상표를 무단으로 선점할 수 있게 된다.

베트남 상표 브로커가 한국기업의 상표를 무단선점하는 것은 크게 2가지로 구분할 수 있다.

첫 번째로 한국기업의 상표를 무단으로 선점한 후 해당 상표권의 판매를 목적으로 선점하는 경우와 두 번째로 한국기업의 상표를 선점한 후 해당 상표를 사용해서 직접 제품이나 서비스를 제공하는 경우이다.

사실 두 번째 유형의 경우, "상표 브로커"라는 표현은 맞지 않지만, 한국기업의 상표를 악의적인 목적으로 선점한 경우이기 때문에, 통칭해서 "상표 브로커"로 표현했다. 그리고 다시 상표 브로커의 유형에 따라, 단순 상표 브로커에게 선점당하는 유형과 베트남 사업파트너에게 상표를 선점당하는 유형으로 구분할 수 있다.

앞서 언급한 것과 같이, 단순 상표 브로커가 선점한 경우, 악의적 출원을 입증하는 것이 어렵기 때문에 해당 상표에 대한 등록무효 결정이 쉽지가 않다.

그런데, 베트남 사업파트너에게 자사 상표를 선점당한 경우에는 상표 브로커에게 자사 상표를 선점당한 것과 비교해서 상대적으로 무효 가능성이 높아질 수 있다.

상표 브로커 선점 상표에 대해서 악의성을 입증하는 중요한 요소는, "분쟁 상표를 무단선점한 출원인이 상표 출원 전에 해당 상표를 알고 있다는 사실"과 상표 출원일 이전에 상표 무단선점인과 한국기업과의 "업무적인 관계"가 있다는 것을 증명할 경우 "악의성"을 인정 받을 수 있다.

다시말해, 베트남의 사업 파트너에 의해서 자사의 상표가 무단선점 된 경우 (실무상에서 이와 같은 사례를 자주 접하고 있음) 베트남사업 파트너와의 업무 관계를 증명할 수 있는, 계약서, 업무서신 이메일, 수출서류, 은행 송금 영수증 등을 제출할 수 있으면, "악의성"을 입증할 수 있다.

악의에 대한 직접적인 증거와는 별도로, 베트남 상표 브로커 선점 상표를 무효화 시키기 위해서 해당 상표 출원일 이전에 베트남에서 상표를 사용(베트남에서 자사 상표가 부착된 제품이나 서비스를 광범위하게 사용)했다는 관련 자료 제출을 통해서 무효시키는 방법도 있다.

다만, 베트남 상표 브로커에게 자사의 상표를 선점당한 한국기업이, 자사 상표 선점 전에 베트남에서 자사의 제품이나 서비스를 광범위하게 판매 및 제공한 사례는 실무상에서 거의 없었다.

이와 같은 베트남 상표법(제도)의 특징에 따라, 베트남에서 상표권 분쟁이 발생하지 않도록 예방하는 것이 가장 중요하며, 그러기 위해서는 베트남 진출 전부터 사전에 미리 자사의 상표권을 출원하는 것이 가장 중요하다.

마지막으로, 베트남 상표 브로커에게 선점당한 상표에 대해서 무효심판을 통해서 성공적으로 대응한 사례를 소개하겠다.

미국에 본사를 둔Snap Inc.는 "선착순 제출" 원칙을 이용해 자신의 이름인 "Snapshot" 마크를 등록한 현지 업체와 원치 않는 싸움에서 이겼다.

미국에 본사를 Snap Inc.(스냅)는 2011년 9월 16일에 설립된 소셜미디어 회사로 Snapchat, Spectacles 및 Bitmoji와 같은 여러 기술 제품과 서비스를 개발했다. 그리고 Snap Inc.는 그
들의 'SNAPCHAT(스냅챗)' 상표가 베트남 개인에 의해 베트남에 등록됐다는 사실을 알게 됐다.

대상 상표는 아래와 같다.

Snap Inc.(스냅)는 상기 상표에 대한 무효심판을 베트남 IP 사무소에 제출됐으며, 'SNAPCHAT' 상표의 전세계적인 사용과 인지도에 의해서 해당 상표에 대한 등록 무효가 가능한 것이었다. 

스냅사가 베트남 IP 사무소에 제출한 증거 및 주장은 다음과 같다. 

(i) 스냅 주식회사는 9류, 36류, 38류, 41류, 42류 및 45류 SNAPCHAT 상표권 소유자이며 베트남 소유자의 상표 출원일 이전에 베트남을 포함한 전 세계 수많은 국가에 이미 잘 알려져 있는 점
(ii) Snap Inc.의 모바일 어플 "SNAPCHAT"은 2011년 9월 App Store(iOS 운영 체제용)와 Google Play(Android 운영 체제용)에서 몇 년 전에 출시되어 전 세계 사용자에게 제공된 점. 전 세계 70개국 이상의 사용자가 사용하고 있었던 점

Snap Inc.의 상표인 'SNAPCHAT'는 잘 알려져 있었을 뿐만 아니라 수많은 셀럽들이 사용했다. 그래서 상표 브로커 Nguyen Hung Cuong이 동일한 서비스에 대해 동일한 상표를 출원하는 것은 Snap Inc. 상표의 명성과 영업권을 이용하는 것을 목표로 하며 Snap Inc.에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 소비자에게 혼동을 일으키기 위해 고의로 한 행동인 점이다.

그리고 해당 무효심판에 대해서, 상표 브로커 Nguyen Hung Cuong는 아무런 답변을 하지 않았다. 이에 따라, 베트남 IP사무소는 상표 브로커 Nguyen Hung Cuong의 등록상표에 대해서 무효결정을 내렸다.