● 베트남 진출 의료기기 업체를 위한 지식재산권 ③

한국기업의 브랜드(상표)를 금전적인 이익을 위해서 무단 선점하는 전문적인 중국 상표 브로커에 대해서 많은 한국기업은 알고 있지만 베트남에서도 상표 브로커가 활동하고 있다는 것을 알고 있는 한국기업들은 많지 않을 것으로 생각된다.

결론부터 이야기하면, 베트남에도 타인의 상표를 악의적인 목적으로 선점하는 상표 브로커가 있으며, 베트남 진출 외국기업들이 피해를 보고 있는 것이 현실이다. 베트남은 (한국을 포함한 대부분 국가와 마찬가지로) 상표 등록과 관련해서 선출원주의를 채택하고 있다.

이런 제도를 이용해서 외국기업의 상표를 선점하고 금전적인 이익을 취하는 전문적인 상표브로커가 문제가 되고 있다.

특히, 베트남은 전문적인 상표 브로커가 악의적인 목적으로 선점한 상표에 대해서 이의신청이나 무효심판을 통해서 대응해도 그 가능성(무단선점상표에 대한 등록거절 또는 등록무효 결정)이 아주 낮다는 문제가 있다. 중국의 경우는 상표법이 꾸준히 개정되고 있으며, 특히 "타인의 상표를 악의적으로 선점한 상표에 대한 심사 규정을 구체적으로 명시"하는 등 전문적인 상표브로커의 선점상표에 대한 규제를 강화하고 있고, 지속해 개선하고 있다. 하지만 아직 베트남에서는 이런 규정이 미흡한 상황이다.

따라서, 베트남시장에 진출하는 한국기업은 가능한 한 빨리 자사의 상표를 출원하고 권리를 보호받는 것이 정말 중요하다. 우리 법률사무소에서 수행했던 관련 사례 2가지를 소개하고자 한다. 폴란드 회사인 Eveline Cosmetics는 광범위한 화장품, 얼굴 및 바디 케어 제품을 제조하는 기업으로 1983년에 설립되어 현재 전 세계 70개국 이상에서 자사 제품을 판매하고 있다.

그리고 Eveline Cosmetics는 폴란드 자사 상표에 대해서 폴란드, 미국, 중국, 러시아, 홍콩, 대만 등 세계 여러 나라에서 '에블린 코스메틱' 상표를 등록받았다. 하지만, 베트남에서는 베트남 자연인인 "Cao Thanh Hai"이 Eveline Cosmetics보다 먼저 상표를 선출원했다.

Eveline Cosmetics에서는 "Cao Thanh Hai"이 자사의 상표를 무단으로 선출원한 것으로 인지한 후, 저희 사무소에 본 사건을 의뢰했다. 이에 따라 당 사무소에서는 관련 상황을 검토한 후, 신규상표 출원과 이의신청 제출을 진행했다. 이와 같은 대응을 통해서, "Cao Thanh Hai"이 선점한 상표에 대해서 베트남 상표국은 등록거절 결정을 내렸다.

하지만 본 사례의 경우 "Cao Thanh Hai"가 상표를 출원하기 전에 Eveline Cosmetics가 베트남에서 다양하고 광범위한 상표사용자료 제출할 수 있었기 때문에 "Cao Thanh Hai" 선점상표에 대한 등록거절 결정이 가능한 것이었다. 다시 말해 "Cao Thanh Hai" 상표 출원일 이전에 Eveline Cosmetics 상표의 (광범위하고 다양한) 사용 자료가 없었다면 Eveline Cosmetics는 베트남시장을 포기하거나 또는 거액의 비용을 지불하고 Eveline Cosmetics 상표권을 "Cao Thanh Hai"로부터 사오는 방법을 선택해야 하는 상황이었을 것이다.

참고로, 베트남 상표국에 제출할 수 있는 상표 사용자료는 아래와 같다.

이처럼, Eveline Cosmetics은 "Cao Thanh Hai"가 선출원한 자사의 상표를 성공적으로 회수할 수 있다.

하지만 이와 같이 베트남에서 제3자에 의해서 선점한 상표를 성공적으로 회수하기는 절대로 쉬운 문제가 아니라는 것을 강조하고 싶다. 그리고 이런 문제를 예방하기 위한 가장 확실하고 간단한 방법은 베트남 시장 진출 전에 자사의 상표를 베트남에 출원하는 것이다.

다음은 두 번째 사례를 살펴보자. 화장품 기업 한국 L사는 베트남 상표 등록을 위해서, 자사의 상표업무를 관리하는 한국특허사무소에 상표 출원을 의뢰했다. 해당 특허사무소는 상표 출원 전에, 등록거절에 인용될 수 있는 선행상표에 대해서 조사를 했으며, 조사 결과 유사한 선행상표를 조사했으며 L사의 상표를 출원 시 해당 상표가 인용돼 거절될 가능성이 높다는 의견을 제시했다(해당 인용상표는 유럽 소재 글로벌 패션기업의 상표로 베트남 및 기타 동남아시아 국가 대부분에서 등록된 상표였음).

이에 L사는 특허사무소의 의견에 따라 베트남에서의 상표 출원을 포기하고 자사의 제품 판매를 시작했다. 그런데, 이후에 베트남 자연인이 자사의 상표를 출원했으며, 해당 상표가 공고(Publication)이 된 것을 확인했다. 그리고 한국 화장품기업 L사는 당 사무소에 본 사건을 의뢰했으며, 당 사무소에서는 앞선 Eveline Cosmetics 사례와 같이, 베트남 자연인이 무단선출원한 L사의 상표에 대한 이의신청을 제출하고 동시에 신규 출원을 진행했으며 현재 해당 사건은 진행 중이다.

그런데 이 사건이 시사하는 중요한 것은 다음의 내용이다. 한국 화장품기업 L사는 "선등록된 유사상표 때문에 상표 등록 가능성이 작다"는 특허사무소의 검토 의견에 따라 베트남 상표 출원을 포기했으며, 베트남 상표 브로커는 L사의 상표를 출원했고 해당 상표가 공고(Publication)된 것이다.

만약, 선행상표가 출원상표와 100% 동일하고 따라서 등록 가능성이 0%라면 상표 출원을 포기하고 대체상표를 모색하는 것이 필요할 수 있다. 하지만 등록 가능성이 작지만 단 10%라도 등록가능성이 있다면 상표 출원을 시도하는 것이 필요하다고 생각된다.

만약, 상표 출원 자체를 안 한다면 베트남에서의 상표 등록 가능성은 0%가 되는 것이며, 베트남에서 자사의 상표권을 보호받을 수 없다는 것을 의미하는 것이기 때문이다. 한국 L사의 상표를 선출원한 베트남 자연인은 현재 L사의 상표를 부착한 위조화장품까지 생산, 판매하고 있다.

한국 L사 입장에서는, 베트남 상표 출원을 진행하지 않은 사소하게 보일 수 있는 결정으로 인해, 현재 막대한 손해를 보고 있다. 그리고 이 모든 것은 애초에 베트남 상표 출원을 진행했으면 발생하지 않았을 분쟁이다.