★ 중국 진출 의료기기업체를 위한 지식재산권(7)

“많은 기업들이 놓치고 있는 중국 디자인권 문제”

등록 받은 디자인권이 무효된 사례

한국 유아용품 전문업체 P사는 다양한 제품을 중국으로 수출하고 있으며 상표권, 디자인권 등 자사 제품에 대한 IP 권리 보호를 위해서 체계적으로 관리를 하고 있다. 그리고 P사 브랜드에 대한 중국 소비자들의 선호도가 높아짐에 따라 중국 시장에서 위조품이 생산, 유통되기 시작했다.

특히 동물 캐릭터를 활용한 유아용 캐릭터가방이 중국 시장에서 인기를 끌면서 저가의 위조품이 유통되기 시작하며 P사의 정품 유아용 캐릭터가방의 판매에까지 영향이 미치자 P사는 2019년 해당 위조품에 대한 침해조사를 진행하게 됐다. 해당 침해 조사는 필자가 침해조사, 행정단속 그리고 침해소송까지 업무 전과정에 참여해서 진행한 사건이었는데, 한가지 특이한 점이 확인됐다. P사의 유아용 캐릭터가방 위조품을 생산, 유통하는 중국 침해업체는 처음에는 P사의 브랜드까지 그대로 복제한 위조품이 유통되다가 나중에는 P사의 브랜드는 삭제하고 자사의 브랜드를 부착한 위조품을 생산, 유통하기 시작한 것으로 밝혀졌다.

2018년 이후부터 중국 상표법이 지속적으로 개정되며, 상표 전용권 침해 행위에 대한 처벌이 강화됨에 따라 P사의 유아용캐릭터 위조가방을 제조하던 중국 침해업체에 대한 위조상품 판매에 대한 단속 리스크가 커졌다. 따라서 위조품 생산업체는 단속 리스크를 회피하기 위해 P사의 상표권은 침해하지 않은 위조품을 생산, 판매하기 시작한 것으로 추측된다.

상기 이미지의 왼쪽 제품이 P사의 정품 가방이며, 오른쪽이 중국 침해업체에서 생산한 위조품이다. 자세히 살펴보면 한국 P사의 정품 유아 캐릭터가방의 상표는 표시하지 않은 것을 볼 수 있다.

이런 상황에 따라, P사는 상표권 침해에 기초한 위조품 단속이 불가능하게 되었는데, 다행히도 P사는 사전에 동물 캐릭터 4종의 가방(다람쥐, 공룡, 토끼, 호랑이 등 4종)에 대해서 각각 별도의 중국 디자인권을 등록받았다. 이후 해당 디자인권이 유효하다는 중국 지식산권국의 유효성 평가보고서까지 발급받은 상황이었다.

그래서, 위조가방을 판매하는 침해업체에 대한 조사를 바탕으로 위조가방을 생산하는 생산공장을 찾아내고 침해증빙자료 및 기타 침해제품을 확보하고 관련 자료에 대한 공증까지 마친 후, 디자인권 침해소송을 제기했다.

그런데 침해소송이 제기된 후, 피고(중국 위조가방 생산업체)측에서 P사가 등록받은 4개의 디자인권에 대한 무효심판을 제출했다. 일반적으로 특허(디자인권도 특허권으로 분류) 침해소송이 제기되면 거의 자동적으로 원고의 특허권에 대한 무효심판이 제출되는 것이 일반적이다. 따라서 우리 사무소에서는 피고가 제기한 다자인권 무효심판이 큰 문제가 되지 않을 것으로 생각을 했지만, 결론부터 말하자면 4종의 캐릭터가방 디자인권 중에서 3종의 캐릭터가방 디자인권에 대해서 무효결정이 내려졌다.

디자인권 무효결정의 이유

지사 디자인권에 대한 유효성 평가보고서까지 발급받은 상황에서 왜 이런 문제가 발생했을까?

그 이유는 P사가 캐릭터 가방의 디자인권을 출원하기 전에 해당 캐릭터 가방을 대중에게 공개했기 때문이다.

P사는 한국에서 캐릭터가방에 대한 디자인권을 출원하기 바로 전날, 미국 박람회에 참가해서 해당 가방을 전시했는데, 피고 측의 법률대리인이 그러한 사실을 찾아내고 해당 자료를 무효심판 증거자료로 제출함으로써 P사의 디자인권에 대한 무효결정이 내려진 것이었다.

지난 5화에서 중국 전리법에서는 “신규성 공지 예외” 규정이 매우 엄격하게 적용되고 있다고 설명했다. 현재 중국 전리법이 규정하고 있는 “”디자인 공지 예외“ 조항이 매우 제한적으로 규정되어 있기 때문에, 한국에서 선 공지된 경우에는 (무조건) 상기 ”디자인 공지 예외“ 조항에 해당 되지 않는다. 그리고 P사가 참가한 미국에서 개최된 박람회 역시 중국 전리법이 규정하고 있는 ”디자인공지 예외“ 조항에 포함되지 않기 때문에 미국 박람회에서 선 공지(공개)된 디자인권이 등록취소 된 것이다.

그런데 중요한 것은 P사와 같이 (P사의 담당자는 디자인권 출원 전에 미국 박람회에서 자사의 캐릭터가방이 전시된 사실을 인지하지 못하고 있었다) 디자인권 출원 전에 선 공지하는 사례가 적지 않다는 것이다. 그만큼 많은 기업들이 디자인 선공지의 문제점에 대해서 간과하고 있다고도 볼 수 있다.

중국 정부에서 최근들어 IP 침해행위에 대한 법률과 규정을 지속적으로 강화하고 있으며, 또한 법률을 엄격히 적용을 하고 있다. 따라서 중국 시장에 진출하는 한국기업에서는 위조품 유통 문제를 걱정하기 보다는, 먼저 자사의 다양한 IP 권리를 확보하는 것이 무엇보다 중요하다.