[산업통상자원부_함께하는 FTA_ 2016년 6월 vol.49]

지난 4월 KOTRA에서 우리 기업의 해외 지재권 대응 사례를 겪은 사례집을 발간했다. 이번 사례집은 상표 등록에 관련한‘창출’, 지재권 보호와 관련한‘보호’두가지 파트로 나뉘어져 있으며 해외 지재권에 대한 Q&A 형식의 팁과 해외지재권 분쟁 초동대응법 등 지식재산권에 대한 다양한 정보를 담았다.

Part 01 창출 :‘현지 네이밍을 활용하라’

기업명 : 마이하우스
업종(주요취급품목) : 제조업(침구,커튼)
국가 : 중국

마이하우스는 지난 1999년 설립된 침구 및 커튼 전문업체로 제품 기획과 디자인부터 제작, 유통에 이르기까지 자체 시스템을 보유하고 있는 연 매출 약 50억 정도인 중소기업이다. 그동안 전시회 및 상담회 참가를 통해 중국시장 진출을 준비해왔고 2016년 4월 1일 북경에 영업사무소를 오픈할 예정이다.

중국 업체의 선등록으로 상표 사용 불가

마이하우스는 지난 2011년 상해 전시회에 참가한 이후 중국 업체가 대표 상표인 MYHOUSE를 선등록해 중국 진출 시 상표를 사용하지 못하는 상황이 발생했다. 해당 업체는 중국의 대표 온라인 쇼핑몰인 타오바오와 T-mall에서 등록 상표를 이용해 제품 판매를 진행하고 있으며, 2013년에는 타오바오 매출 우수 상표로 지정되기도 했다. 마이하우스는 해당 업체에 상표권 이전을 요청했으나 자신들의 브랜드라 주장하면서 거부했다. 중국 진출을 위해 자체 상표를 등록해야 한다는 필요성을 인식한 마이하우스는 KOTRA 칭다오 무역관의 도움으로 상표 등록을 진행했고, 이를 통해 비용도 절감할 수 있었다. 등록한 상표는 THEHUUZ(24류,35류), 舍秀织(24류,35류), 迈豪思(24류,35류), MYHOUSE(35류). THEHUUZ 상표의 중문명인 를 작명할 때도 청도 IP-DESK의 지원을 받았다(舍秀织는 중문발음으로‘she xiu zhi’이며, 영문 상표 THE HUUZ와 발음을 비슷하게 만들었고 또한 舍은‘집’, 秀는‘아름답다’, 织는‘방직하다’라는 뜻으로 합쳐서‘집을 아름답게 하는 방직품’이라는 뜻을 지녔다.)

시사점

마이하우스는 IP-DESK에서 상표등록을 위한 전반적인 업무를 대행해 줌으로써 상표등록을 편리하게 진행할 수 있었다. 현재 국문상표에 대한 등록도 고려하고 있으며, 향후 상표등록을 진행할 경우에도 코트라 및 중진공의 도움을 받을 예정이다. 중국에서는 현지인들에게 친숙한 중문 명칭을 사용하여 현지 인지도를 높일 필요가 있다.

Part 02 보호 :‘침해 업체를 보았다면 정보부터 챙겨라’

기업명 : 나스켐
업종 (주요취급품목) : 제조업 (스포츠타올 및 캠핑용품)
국가 : 독일 및 유럽

지난 1990년 설립된 나스켐은 캠핑용품을 전문적으로 제조‧판매하는 기업으로 연 매출은 약 73억 원, 종업원 수는 27명이다. 국내는 물론 해외 지식재산권 보유에도 힘써 현재 다수의 특허 및 상표‧디자인권을 보유하고 있다.

독일 전시회에서 디자인권 침해 업체 발견

2015년 7월 독일의 프리드리히하펜 아웃도어 전시회에 참가한 나스켐은 그곳에서 CAO Camping이라는 프랑스 업체가 자사의 디자인권을 침해하는 것을 발견하고는 프랑크푸르트 IP-DESK에 대응 방안을 문의해왔다. 나스켐은 유럽에 해당 디자인권을 보유 중으로, CAO Camping의 제품은 그 디자인을 카피한 것으로 추정되었다. 프랑크푸르트 무역관 I-DESK는 나스켐의 해당 디자인 등록 서류를 확인한 뒤 해당 전시회가 열리는 지역의 세관과 접촉을 시도해 디자인권 침해 여부를 문의하고 프랑스 업체에 대한 제재를 요청했다. 관할지역 세관에 해당 서류를 송부하였는데, 세관에서는 이를 디자인권 침해로 판단 하고 CAO Camping의 부스를 방문해 해당 제품을 압류하고 벌금을 부과했다.

지식재산권 보호와 권리 활용

이 사례는 한국기업이 지재권 보유에 그치지 않고 권리를 적극 활용한 모범사례라 할 수 있다. IP-DESK는 디자인권 침해 업체를 제재함에 있어, 법률대리인을 고용하지 않고 직접 관할 세관과 연락을 취해 문제를 해결했다. 독일의 전시회에서 지재권 침해 업체에 제재를 가하기 위해서는 해당 지재권이 유럽에 등록되어 있어야 한다. 한국 업체가 독일 전시회에 참가할 경우, 전시회 첫날 자사의 지재권을 침해한 업체는 없는지 점검할 필요가 있으며, 만약 지재권 침해 업체를 발견한 경우 관련 정보를 확보하는 것이 중요하다(지재권 침해 제품 사진, 브로슈어 등). 세관 지재권 등록을 통한 지재권 침해 업체 모니터링은 가장 좋은 지재권 보호 방법이며, 이르 적극 활용하기를 권한다.

Q&A로 살펴보는 해외 지재권 Tip : 해외 지재권 무엇이 궁금하세요?

[대리상 명의로 중국에 상표를 등록했을 경우]
Q. A사는 무역회사인 B사를 통해서 중국으로 수출을 하게 되었는데, 그 과정에서 B사가 중국 내에 A사의 상표를 미리 등록해버렸습니다. 이런 경우 어떻게 해야 하나요?
A. ①B사와 상표권 양도를 협의하는 방안
양도협의 후 상표국에 양도 신청 관련서류를 제출하면 A사 명의로 상표권을 다시 신청할 필요가 없습니다. 상표권 양도 관련 관납수수료 및 대행비용은 약 2,000위안이며 약 8개월 정도가 소요됩니다. (2016년 기준)

②B사의 상표출원신청을 철수시키는 방안
단, B사가 상표출원신청을 철회하고 A사 명의로 신규출원하면 시간이 오래 걸립니다. 또한 B사의 출원신청 이후 A사가 신청하기 전 타 기업이 유사상표 신청을 하였다면 A사의 신청이 기각될 수도 있습니다. 

③이의신청하는 방안
초보심사 결정이 공고된 상표에 대해 공고한 날부터 3개월 내에 이의신청이 가능합니다. 이의제기 신청 관납수수료 및 대행비용은 약 3,500위안이며, 결과발급까지 1년~ 1년 6개월 정도의 기간이 소요됩니다.(2016년 기준)

[PCT출원과 중국에서의 활용]
Q. 한국의 특허청에서 PCT 출원을 하면 중국에서 사용하거나 중국기술인증을 받는 것이 가능한가요?
A. 한국의 특허청에 PCT 국제 신청을 하신 후, PCT 국제 초보심사후에 두 번째 단계인 국가진출단계에서 중국단계로 진출하여 심사를 받은 후에 중국에서 보호가 가능합니다.

[중국에서의 특허권 공동출원]
Q. 중국에 진출하여 특허를 출원하려고 하는데 중국투자법인과 한국투자법인 공동출원이 가능한가요? 혹은 합작회사 설립 후 그 회사명의로 특허를 신청해야 하나요?
A. 상황에 따라 특허권을 단독보유 혹은 공동소유하시면 됩니다.
공동출원을 하든 합작회사를 설립 후 그 회사명의로 특허 출원을 하든 특허권의 경영권 및 소유권은 공동소유 됩니다. 따라서 기술 이전, 양도, 라이센스 등에서 모두 중국 측의 동의가 필요합니다. 합작 초기에는 관계가 양호하나 사업 진행 시 관계가 틀어지는 경우도 종종있어 신중한 검토가 필요합니다.