지난 기고에서 타인의 상표를 악의적으로 선점한 상표에 대한 판단기준에 대해서 설명했다. 악의적 출원을 주장 하기 위해서는 상표 브로커가 한국기업 의 상표를 출원하기 전에 해당 상표의 존재에 대해서 인지하고 출원했다는 것을 증명해야 한다는 내용이었다.

이번 기고에서는 타인(한국기업)의 상표를 악의적으로 선점한 사례, 즉 상 표 브로커가 무단 선점한 상표의 분쟁 사례에 대해서 살펴보겠다. 먼저 중국 에서 한국기업의 상표를 무단으로 선점 하는 경우는 크게 2가지로 구분할 수 있다. 첫 번째로, 한국기업의 상표를 무 단으로 선점한 후 해당 상표권의 판매 를 목적으로 선점하는 경우가 있다.

두 번째로는, 한국기업의 상표를 선 점한 후 해당 상표를 사용해서 직접 제 품이나 서비스를 제공하는 방식이 다.(사실 두 번째 유형의 경우, ‘상표 브 로커’라는 표현은 맞지 않지만, 한국기 업의 상표를 악의적인 목적으로 선점한 경우이기 때문에, 통칭해서 상표 브로 커로 표현했다.)

그럼 구체적인 분쟁사례에 대해서 알 아보자. 표에 표기된 상표는, 한국기업 의 상표를 판매 목적으로 선점한 유형 과 한국기업의 상표를 선점 후 직접 사 용하기 위한 유형을 각각 2가지씩 정리 한 사례이다.

상표 판매를 목적으로 선점한 분쟁 사례

상기 표에 표기된 Bouhaus및 COCOROBOX는 상표 브로커가 자사 의 상표를 선점하기 전까지 중국시장에 진출하지 않은 상태(중국에서 상표를 사용하지 않은 상태)였다. 따라서 분쟁상표에 대한 이의신청, 무효심판 제출 시 '상표 선사용 주장'이 아닌 '악의적 출원'을 이의사유 및 무효사유로 주장했다. 그런데 Bouhaus의 경우 이의 신청이 받아들여지지 않고 브로커의 상표가 등록됐으며, COCOROBOX의 경 우 무효사유가 성립돼 브로커의 상표가 등록무효 결정됐다.

특히 Bouhaus의 상표를 선점한 상표 브로커의 경우, 2,700여개의 상표를 대량적으로 출원했다. 대부분의 상표는 한국 및 기타 외국기업의 상표를 선점했음에도 불구하고 이의신청이 받아지지 않았다.(이와 달리, COCOROBOX 상표를 선점한 상표 브 로커의 경우는 총 83개의 타인의 상표 를 출원했다.)

상기 2개 상표의 대응과 관련해서 중요한 차이점이 있는데, 그것은 대응시기가 다른 것이다. Bouhaus는 2018 년에 이의신청을 제출했고 COCOROBOX는 2021년에 무효심판을 제출한 것이 차이점이다.

이와 같이, 대응시기가 중요한 것은, 중국 상표국에서 타인의 상표를 악의적으로 선점하는 문제 해결을 위해서 2019년 11월에 새로운 상표법을 발효 했기 때문이다. 해당 상표법의 발효 이후 타인의 상표를 악의적으로 출원한 상표에 대한 등록거절 및 무효결정 사례가 대폭적으로 늘어나기 시작했다. 추측건대 2019년 개정 상표법이 상기 두개 상표의 결과에 일정 부분 영향을 미쳤을 것으로 보고 있다.(참고로, Boulhaus는 2021년 다시 무효심판을 제출했고 상표브로커의 상표에 대한 무효가 결정됐다.)

한국기업 상표를 직접 사용하기 위해 선점한 사례

상기 표의 '유형 2'에 표기된 Style nanda는 2016~17년 당시 한국을 방 문하는 중국 관광객들에게 꼭 방문해야 되는 핫한 장소로 알려질 정도로 중국인들에게 인기를 끌고 있던 브랜드다. 다만 한국 Style nanda는 당시에 회사가 급성장하면서 중국시장 진출까지 추진하지 못한 상황이었는데 이런 와중에 중국인이 해당 상표를 선점한 경우다.

PURADAK의 경우도 한국 시장에서의 빠른 성장을 바탕으로 중국 시장 진출을 준비하던 중에 중국 기업에 의 해서 자사의 상표를 선점당한 경우이며, PURADAK의 상표를 선점한 중국 기업도 관련 업종에 종사하고 있는 기업으로서 PURADAK 상표를 직접 사 용하기 위해서 해당 상표를 선점한 경우였다.

중국 상표 브로커가 선점한 상표에 대해서 Style nanda와 PURADAK은 각각 이의신청/무효심판과 이의신청을 제출했으며, 대응 결과 중국 상표 브로커가 선점한 Style nanda 상표는 등록이 유지됐으며, PURADAK의 경우는 등록이 거절됐다.

이와 같이, 정반대의 결과가 나온 가장 결정적인 차이점은 분쟁 발생 시기가 아닌 한국기업의 상표를 선점한 브로커가 해당 상표를 실제 사용했는지의 여부였다.

Style nanda 상표를 선점한 중국인은 해당 상표를 직접 사용해서 제품을 제조, 판매하고 판매 대리점까지 모집 하는 등 Style nanda 상표를 대대적으로 사용한 이후에 해당 선점 상표에 대한 이의신청/무효심판이 진행됐다. 반면 PURADAK의 경우는 해당 상표를 선점한 중국기업이 해당 상표를 사용하기 전에 이의신청 제출을 통해서 성공적으로 등록거절 결정 결과를 얻게 된 것이다.

상기 사례를 통해서 알 수 있듯이, 2019년 11월 중국 개정 상표법 발효 이후, 타인의 상표를 악의적으로 선점한 상표출원에 대한 심사강화와 이를 통해서 등록거절 및 무효결정 사례가 늘어나고 있는 것은 중국 시장에 진출하는 한국기업에게 있어 긍정적인 신호라고 생각된다.