[산업통상자원부_함께하는 FTA]

OEM 생산에서도 생길 수 있는 상표권 분쟁

중국은 저렴한 인건비와 활성화된 제조업을 무기로 세계 각국 기업의 OEM(주문자 상표 부착 생
산) 생산 기지가 되어왔다. 그 중에서 섭외 OEM생산 방식은 해외 위탁인의 상표를 부착한 제품
을 중국 내에서 가공 대행하고 전량 수출하는 방식인데, 해외 위탁인이 중국 내 해당 상표권을 확보하지 않은 경우가 많아 중국 내 상표권자에 의한 침해 분쟁이 자주 발생했다.

이에 따라 2014년 중국 최고인민법원은 섭외 OEM 생산 방식에 대하여 중국 내 영업이 전혀 이뤄지지 않고 전량 수출되는 경우, 상품 출처의 식별 기능을 실현하는 상표 사용 행위가 아니므로 침해가 아니라고 판단했다. 그런데 이 판결 이후 상해디젤엔진의 섭외 OEM 상표권 침해 사건에서 상표권을 침해했다는 판결이 나와 주목받고 있다.

PT.ADI, 상하이디젤엔진 중국 상표를 인도네시아에 등록
중국의 상가금봉(江苏常佳金峰动力机械有限公司)은 2013년 10월경 인도네시아 PT.ADI로부터 OEM 주문 생산을 요청받아 디젤 엔진을 제조하고 PT.ADI가 제공한 상표 동풍(東風·DONG FENG)을 부착해 전량 인도네시아로 수출하려고 했다. 상가금봉이 창저우 항구를 통해 수출하는 과정에서 창저우성 세관은 "상가금봉이 수출하려는 디젤 엔진의 상표권 침해가 의심된다"면서 디젤 엔진 제품의 수출을 보류했으나, 결국 OEM 위탁자인 PT.ADI가 인도네시아 상표 동풍의 정당한 권리자임이 확인되면서 수출이 원활히 진행되었다.

상표 동풍에 관한 중국 상표권자는 상하이디젤 엔진이다. 상하이디젤엔진은 1960년대부터 여러 나라에 중국 동풍 상표를 부착한 디젤 엔진을 수출했으며 장기간 브랜드를 사용하면서 동남아에서도 인지도를 획득했다. 2000년에는 중국 상표국에 의해 상하이디젤엔진의 동풍 상표가 저명상표로 인정되기도 했다.

한편, OEM 위탁자인 인도네시아 PT.ADI는 1987년 1월 인도네시아에 상표 동풍을 등록했다. 상하이디젤엔진은 PT.ADI의 상표등록에 대해 이의를 신청하는 등 5년간 법적 소송을 진행했으나, 2011년 해당 상표는 인도네시아에서 적법하게 등록되었다.

이후 중국 내 동풍 상표의 상표권자인 상하이디젤엔진은 창저우성 세관으로부터 중국 상가금봉이 자신의 상표를 부착한 디젤엔진을 수출하고 있는 것을 확인하고 창저우 중급 인민법원에 중국 상가금봉을 상대로 섭외 OEM에 관련된 상표권 침해 소송을 제기했다.

OEM 생산에서 상표권 침해 행위 인정한 중국 법원
1심 법원인 창저우중급인민법원은 해당 제품이 전량 수출되므로 중국 내 상표 사용에 해당하지 않아 상표권 침해가 성립되지 않는다고 판단했고, 상하이디젤엔진은 이에 불복해 창저우 고급 인민법원에 항소했다.

2심 법원인 강소성고급인민법원은 1심 법원과는 달리 판단해 상가금봉의 상표권 침해를 인정했다. 강소성고급인민법원은 이전에 판결된 중국 최고인민법원의 섭외 OEM 상표권 침해에 관한 판결에서의 논리를 언급하면서도 OEM 상표권 침해 사안은 일률적으로 비침해로 판단하는 것이 아니라 구체적인 사실관계에 따라 그 침해 여부를 판단해야 한다고 했다.

보다 구체적으로 2심 법원은 ①상하이디젤엔진은 자신의 동풍 상표로 중국 내 상표등록을 받았으며, 인도네시아에서 해당 상표권을 등록하지는 않았으나, PT.ADI가 인도네시아의 해당 상표권을 소유하기 이전부터 해당 상표의 디젤엔진을 판매하고 있었다는 점, ②PT.ADI는 인도네시아에 등록한 상표권에 인도네시아어 대신 중문을 표기했는데 그 이유에 대해 명확하게 답변하고 있지 못하는 점, ③적어도 OEM 제조업체인 상가금봉은 상하이디젤엔진의 동풍 브랜드가 중국 내에서 잘 알려진 저명상표라는 점을 잘 알았거나 잘 알고 있어야 했으며, 향후 상표권 침해에 관한 법적 분쟁의 발생을 인지해 해당 상표권에 대한 조사, 확인 의무를 이행했어야 하는 점 등을 근거로 들었다. 결국 상가금봉에 OEM 생산에서 상표권 침해 행위를 중지하고 손해배상금액으로 21만6750위안(한화 약 3500만 원)을 배상하라고 판결했다.

아직 많은 한국 기업이 중국 업체에 자사 제품의 OEM 생산을 의뢰해 맡기고 있는데, 한국 기업 상표를 악의적으로 중국에 등록하는 중국 상표 브로커 문제는 몇 년 전부터 문제가 되었다. 중국 법원의 섭외 OEM 상표권 침해 판단은 한국 기업의 중국 섭외 OEM 생산 방식에 중국 상표권 침해 분쟁의 리스크를 높이고 있다. 향후 한국 기업이 중국 업체와의 OEM 사업을 진행할 때는 OEM 계약에 따라 사용할 상표권에 중국 상표권 침해 사항이 없는지 보다 철저한 사전 검토와 대비가 필요할 것으로 보인다.

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