[KOTRA_해외시장동향_2018.4.14]

[무역관 르포]상표권 분쟁 횡포(Trademark Bullying)
대응 방안

지난 2월 말 맨하탄 제이콥 자비츠 센터(Jacob Javits Center)에서 열린 코테리(COTERIE) 전시장에서 IP-DESK 이동데스크 상담을 진행하던 중 한 젊은 패션기업을 만났다. 이 기업은 대표의 이름과 성을 딴 기업명과 브랜드명을 사용하고 있었는데 본 기업명/브랜드명 중간에 “LEE” 세 철자가 포함된다는 이유로 100년 전통의 청바지 브랜드 Lee®를 운영하고 있는 VF Corporation로부터 경고장을 받았다고 했다. 해당 기업명/브랜드명은 여섯 철자로 구성되어 있고 시작 철자도 L이 아니기에 VF Corporation의 자사 상표권 침해 주장은 과연 온당한가 하는 의구심을 일으켰다. 이에 영감을 얻어 최근 수 년 간 자주 화두에 오른 Trademark Bullying(상표권 분쟁 횡포)의 실체, 발생 기제, 그리고 그에 대한 대응책에 대해 소개하고자 한다.

Trademark Bullying은 무엇이며 어떤 피해가 예상되는가?

Trademark Bullying이란 상표권 소유자가 상표법이 보호하는 합당한 범위를 넘어 지나치게 공격적인 상표권 수호 전술을 구사함으로써 상대방을 괴롭히고 위협을 가하는 행위를 지칭한다. 주로 법적·경제적 자본이 풍부한 대기업들이 상표권 침해 경고장에 법적으로 반박할 역량이나 예산을 갖추지 못한 영세 규모의 업체들을 타깃으로 이루어진다.

Trademark Bullying 행태로 인해 입을 수 있는 피해로는 소위 침해기업이 피침해기업의 법적·경제적·심리적 압박에 굴복하여 문제가 된 상표가 새겨진 재고를 시장에서 거두어들이거나 헐값에 소진하는 비용 발생, 새로운 상표명/서비스명으로 리브랜드 (rebrand) 하는 데에 드는 시간, 노력, 비용 발생, 원치 않는 법률비용 발생, 상표권 분쟁에 휘말렸다는 사실이 대중에게 알려짐으로써 입는 기업/브랜드의 명예 훼손 등이 대표적이다.

그러나 Trademark Bullying을 구사하는 피침해기업 역시 피해 가능성이 전혀 없는 것은 아니다. 첫째, 되려 침해기업이 Trademark Bullying 행태를 까발리는 역공 언론플레이를 펼쳐서 피침해기업에 대한 이미지가 손상될수도, 소비자 그룹이나 시민단체의 강력한 항의를 받을 수도 있다. 둘째, 법적 근거가 없거나 빈약함에도 불구하고 소송을 남용하는 경우, 미국 연방민사소송규칙 (Federal Rules of Civil Procedure) 제 11조에 의거하여 법원이 침해기업과 그 기업을 자문한 변호사에게 제재조치 (sanction)를 내릴 수도 있다. 셋째, Trademark Bullying행위로 인해 침해기업이 피침해기업을 상대로 자사의 상표권 사용이 합법적임을 판시하는 선언적판결소송 (declaratory judgment action)을 제기하거나 피침해기업의 상표 무효화 탄원을 추진할 위험도 존재한다. 

Trademark Bullying은 왜 일어나는가?

이와 같은 무시할 수 없는 위험에도 불구하고 Trademark Bullying을 감행하는 기업들은 이것이 합법적인 자사 상표권 보호활동이라는 입장을 표명한다. 상표권을 유지하기 위해서는 상표권 소유자가 자신의 표장 (marks)이 타인/타기업에 의해 도용되고 있지 않은지 성실하게 관리·감독해야 할 의무가 있기 때문이다. 제3자의 상표 무단 사용을 적극적으로 막지 않는다면 매출 감소는 물론, 시장에서 소비자들의 제품/서비스 출처 혼동을 야기할 수 있다. 뿐만 아니라 상표 소유자의 명성에 해가 갈 수도 있고, Aspirin (아세틸살리실산)이나 Cellophane (투명하고 얇은 막성의 물질)처럼 관용명칭화 (genericide) 되어 제품/서비스 출처를 식별하는 상표로서의 기능을 잃어버리는 (따라서 상표법의 보호를 더 이상 받지 못하는) 결과를 가져올 수도 있다. 인지도가 높고 식별력이 강한 상표일수록 상표법의 보호를 받는 영역이 더욱 광범위하기에 기업들은 자사 상표권 과잉 보호전술을 펼칠 강력한 동기를 갖고 있다.

Trademark Bully 기업들은 소송이 임박했다는 위협 효과가 경고장을 받은 침해기업들로 하여금 합의를 유도한다는 점을 노린다. 비록 궁극적으로 패소할 확률은 미약하다 할지라도 엄청난 시간과 비용이 소요되고 결과에 불확실성이 존재하는 소송을 불사하겠다는 전투 태세를 보이는 기업들은 실제 그리 많지 않기 때문이다. 이로 인해 Trademark Bullying은 타기업들이 동일 또는 유사한 상표를 사용하는 것을 꺼리게 만들어 시장진입을 막고, 동종업계에서의 경쟁을 완화시키는 결과를 가져온다. 수요공급의 원칙에 따라 시장에 경쟁자 수가 줄어들면 소비자가격 상승이 일어나고, 이론적으로 Trademark Bullying 기업들은 더 많은 이윤을 남기게 된다.

Trademark Bullying을 당한 기업들은 어떻게 대응하는 것이 좋은가?

Trademark Bullying으로 의심되는 상표권 침해 경고장 수령 시 먼저 다음 사항들에 유념하자. 일단, 분쟁 중심에 있는 표장을 상대 기업이 상업적으로 사용하고 있는지 확인해야 한다. 등록된 상표권을 보유하고 있더라도 특정 제품/서비스와 관련하여 실제로 상거래에 이용하지 않으면 상표법의 보호를 받을 수 없기 때문이다. 또한, 두 상표의 유사성이 어느 정도인지, 해당 표장을 사용하는 피침해기업의 제품/서비스가 무엇인지, 그리고 그것을 접하는 소비자가 누구이며 유통채널이 어떠한지 파악해야 한다. 이를 바탕으로 피침해기업의 주장이 온당한지를 판단한다.

기업이 Trademark Bullying 성격의 경고장에 대응 가능한 방식들을 아래와 같이 소개한다.

첫째, 본 기업의 상표 사용이 적법하다고 판단되면 구체적인 법리적, 사실적 근거를 들어 경고장에 반박하는 서한을 준비하여 피침해기업을 설득시킨다.

둘째, 피침해기업과의 공존계약 (coexistence agreement) 혹은 동의계약 (consent agreement)을 추진해볼 수도 있다. 이는 소비자 혼동을 초래하지 않는 범위 내에서 일련의 조건 하에 양 당사자가 동일하거나 유사한 상표의 사용에 대해서 상호 동의하는 형태의 계약서이다. 미래에 브랜드 전략을 변경하거나 사업을 확장하거나 새로운 지역으로 진출하거나 크로스마케팅을 펼치는 등의 경우에 특히 상표권 분쟁의 여지가 커질 수 있는데, 이같은 위험을 최소화하는 내용들을 포함시킨다.

셋째, 문제가 된 상표의 리브랜드 (rebrand)에 동의하되, 충분한 리브랜딩 시간을 줄 것을 요구하고 리브랜딩에 소요되는 비용을 전부 혹은 일부 지급할 것을 요청해본다.

넷째, 도무지 분쟁이 우호적으로 해결될 수 없는 상황이라면 언론, 인터넷, 소셜미디어 등에 Trademark Bullying기업의 행패를 밝히고 소송 위협을 일삼는 상대기업으로부터 보호해달라고 소비자들에게 호소하는 캠페인을 시도한다. 여론의 지지에 힘입어 상대 기업이 스스로 상표권 침해 주장을 취하하도록 종용한다.

다섯째, 경고장이 결국 부당한 소송으로 이어질 경우, 연방민사소송규칙 제 11조에 따라 법원에 제재조치를 요청할 수도 있다. 다만, 일반적으로 제재조치의 법적 요건 자체가 까다로운 데다가, 상표권 분쟁처럼 출처 혼동 가능성 혹은 유명상표 희석 가능성이 상당히 주관적이고 구체적인 사실을 수반하는 경우, 소송 남용의 사유로 제재조치가 내려질 가능성은 희박하다.

여섯째, 선언적판결소송을 제소하여 법원으로부터 본 기업의 상표 사용은 상대 기업의 상표권을 침해하지 않는 합법적인 사용이라는 판시를 얻어낸다. 경고장에 가장 확실하게 반격하는 방법이지만 상당한 법률비용 지출이 불가피하다.

마지막으로, 경고장이 마땅한 상표권 관리활동인지 아니면 Trademark Bullying에 해당하는지와는 무관하게, 만일 본 기업이 해당 상표 사용을 중단하더라도 손실이 전혀 없거나 매우 미미한 수준이라면, 상표를 더 이상 쓰지 않는 방안도 고려해본다.

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