KOTRA, 미국에서 상표 채택시 기업들의 고려 사항 및 상표 검색 과정과 내용 소개
[KOTRA_해외시장동향_2018.3.29]
[무역관 르포] 미국 상표출원을 위한 사전 검색 가이드라인
상표 사전 검색은 특정 표장(mark)이 상표법의 보호를 받기 위해 근간이 되는 정보를 구축하는 과정이다. 상표를 이미 채택한 이후에도 관련 사업의 확장, 새로운 시장으로의 진출, 잠재적인 상표권 침해·피침해 위험성 검토, 기업의 인수 합병 준비 등의 상황에서 상표 검색의 필요성이 부각되기도 한다. 본 기고문에서는 미국에서 새로운 상표를 채택하기 이전에 기업들이 고려해야 할 사항들, 상표 검색 과정과 내용에 대해 구체적으로 소개한다.
상표 사전 검색 목적
일반적으로 미국 상표법(Lanham Act)의 보호를 받기 위해서는 상표의 상업적 사용(use in commerce)이나 장래 사용 의도(intent to use)가 요구되며, 상표 소유자들은 타인·타사가 자신의 상표와 동일하거나 비슷해 혼동 초래의 가능성이 높은 표장을 사용·등록하지 못하도록 막을 권한을 가진다. 또한 유명상표 소유자의 경우 유명상표의 희석화를 야기할 수 있는 표장의 사용·등록도 반대할 수 있다. 개인이나 기업이 새로운 상표를 사용·등록하기 전 검색작업을 거쳐야 할 법적 의무가 있는 것은 아니지만, 유사상표 소유자가 기업이 후보로 고려 중인 상표에 대한 등록 반대의견을 상표심판원(TTAB: Trademark Trail and Appeal Board)에 제출, 연방법원에 상표법 침해 소송 제기, 특허상표청의 상표심사관이 유사상표를 인용하며 등록 거부, 타업체에 의해 도메인이름이 선점되는 상황 등 다양한 문제 상황들을 피하기 위해 상표 검색을 실시한다.
1단계: 초기검색(Preliminary Search 혹은 Knock-out Search)
상표 검색은 보통 초기검색과 광범위검색의 2단계에 걸쳐 이루어지지만, 기업의 필요나 예산 규모에 따라 둘 중 한 가지만 실시되기도 한다. 초기검색은 저렴한 비용으로 명백히 상표권 분쟁의 여지가 있는 상표들을 추리고, 광범위검색 이전 단계에서 후보 상표들 사이에 우선 순위를 매기는 역할을 한다. 그러나 초기검색의 경우, 다른 표음·철자·품사 형식의 검색 내용은 포함되지 않은 경우가 많으며, 사용함으로써 보호받을 권리를 획득하는 보통법 상 표장들(즉, 특허상표청 주등록부 혹은 보조등록부에 등록되지 않은) 검색 역시 매우 제한적으로 이루어지기에 초기검색 결과에만 의존해 상표 채택 결정을 내리는 것은 위험하다.
무료로 상표 초기검색이 가능한 정보원들은 다음과 같다.
ㅇ 연방 상표 출원서·등록서들을 게재한 특허상표청 온라인 데이터베이스 TESS(Trademark Electronic Search System)
- http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4803:hwzugr.1.1
ㅇ 해당 주의 상표 등록대장과 주 국무부(Department of State)의 전산화된 데이터베이스
- (예시) 뉴저지주 상표 등록대장: https://www.njportal.com/DOR/businessrecords
- (참조) FindLaw 주 별 상표 등록 정보: http://smallbusiness.findlaw.com/intellectual-property/state-trademark-information.html
ㅇ ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) WHOIS 도메인 데이터베이스
- https://whois.icann.org/en
ㅇ 관련 업계 간행물
ㅇ 지역 전화번호부와 업소록
ㅇ 미국 이외 지역의 상표 데이터베이스
- (예시) TMView(EU와 기타 국가 상표 등록 데이터베이스): https://www.tmdn.org/tmview/welcome
- (예시) Madrid Monitor(세계지식재산기구(WIPO)의 국제 상표등록 데이터베이스: http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/
ㅇ 인터넷 검색엔진
철저한 검색 결과를 보장하지는 못하지만 비교적 저렴한 비용으로 상표 초기검색이 가능한 서비스들로는 다음 정도를 꼽을 수 있다. 그러나 이들 서비스가 광범위검색을 대체하지는 못함을 분명히 밝혀둔다.
ㅇ SAEGIS®: http://www.compumark.com/trademark-screening/online-screening-tools/saegis-custom-search/
ㅇ Corsearch Screening: https://information.corsearch.com/en-US/Products-Services/Trademark-Screening
ㅇ ActiveIP®: https://www.cscglobal.com/cscprotectsbrands/activeip/login.struts
또한 후보 상표가 상표로 등록 가능한지를 판단하기 위해 다음의 정보원들에 의존하기도 한다.
ㅇ 사전
- 특정 표장이 관용(generic) 명칭이거나, 기술적인(descriptive) 용어인지를 확인하는 데에 유용하다. 관용 명칭은 그 어떤 경우에라도 상표로 등록될 수 없으며, 기술적인 상표의 경우 사용에 의한 식별력(secondary meaning)의 소명이 있어야만 상표로 등록 가능하다.
ㅇ 지도책
- 특정 표장이 주로 지리적 기술 표장 혹은 지리적 오기에 해당하는지를 밝히는 데에 유용하다. 지리적 오기(primarily geographically deceptively misdescriptive)의 경우 상표 등록 거절 판정을 받을 수 있다.
ㅇ 인명별 전화번호부
- 특정 표장이 성명에 해당하는지를 가리는 데에 유용하다. 흔히 쓰이는 성명이 상표로 등록되려면 사용에 의한 식별력 소명이 요구된다.
2단계: 광범위검색(Comprehensive Search 혹은 Full Search)
광범위검색의 경우 전문 상표검색업체에 의뢰하기 때문에 상당한 비용이 발생한다. 대표적인 미국 상표검색업체로는 CompuMark, CT Corsearch, Corporation Service Company, The Trademark Search Company, TrademarkNow, TrademarkVision 등이 있다. 광범위검색을 통해 등록된 혹은 시중에서 사용되는 상표들에 대한 보다 종합적이고 철저한 조사가 가능하며, 특정 상표를 채택하는데에 따르는 위험도도 보다 정확히 판단 가능하다. 또한 추후에 상표권 분쟁이 발생할 시 기업이 선의의 의도로 특정 상표를 채택했음을 입증하는 근거 자료로 쓰이기도 한다.
단어 표장(word mark)의 광범위검색에 통상적으로 포함되는 정보원으로는 미국 특허상표청 자료, 주마다 등록된 상표들, 보통법 상 보호되는 상표 데이터베이스들(업계 데이터베이스, 회사이름 데이터베이스, 전화번호부, 상품제조업자 목록, 거래처 목록, 일간지, 주간지, 각종 간행물 등), 도메인이름 데이터베이스, 관련 웹사이트들, 인터넷 검색 결과 등이 있다. 광범위검색은 특정 표장의 개념 상, 음성학 상, 언어구조 상 변형된 형태들 까지 모두 포괄적으로 검색하는 것을 목표로 한다. 그러나 검색 방식을 택하는 데에 주관적 요소가 상당 부분 개입되기에 광범위검색을 시행했다고 해서 그 결과가 절대적인 것은 아니며, 어떤 유사상표는 검색 결과에 포함되지 않을 수도 있다.
또한 디자인 표장, 로고, 단어 표장 중 디자인적 요소들은 단어 표장과는 별도의 검색 과정을 거쳐야 한다. 특허상표청에서는 검색을 용이하게 하기 위해 여섯 자리 수로 구성된 디자인 검색 코드를 사용하고 있다. 예를 들어, 코끼리 이미지가 포함된 표장의 경우 03.03.01라는 디자인 검색 코드를 부여받는다. 많은 전문 상표검색업체들이 디자인 표장 검색을 특허상표청 자료에만 국한시키고 있으며, 그 이외의 정보원까지 섭렵해 검색을 의뢰할 경우 훨씬 높은 비용을 부과한다.
어떤 상표검색업체의 경우 광범위검색에 상표 희석화 검색 결과까지 제공하기도 한다. 이는 제품·서비스 종류에 관계 없이 기존에 사용되고 있는 상표들을 조사함으로써 특정 상표의 식별력을 평가하고, 유사상표의 공존 여부를 밝히며, 제3자의 상표 사용 여부를 가림으로써 상표권 침해나 희석화 주장에 반증하는 데에도 도움이 된다.
상표 검색 보고서는 광범위검색의 결과물이다. 특정 단어 표장의 미국 광범위검색 실시 후 작성되는 상표 검색 보고서는 수 백 페이지 혹은 그 이상으로 분량이 방대한 경우가 많다. 유사성 분석의 기준으로는 다음의 요소들이 고려된다.
ㅇ 외관 상 유사성[단어 표장의 경우 철자, 디자인 표장의 경우 색상·폰트·양식(stylization)·로고 등]
ㅇ 표음·음성학 상 유사점(동일한 발음)
ㅇ 언어구조 상 유사성(축약형 표현, 독특한 구두점 사용, 문자열, 단어조합, 공통된 두운·각운 등)
ㅇ 의미 상 유사성(번역, 의역, 음역, 두문자어, 동의어 등)
ㅇ 상업적 인상에서 기인한 유사성(시각적, 음성학적 영향 등)
특허상표청에서 제공하는 간단한 안내 영상물은 https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/process-overview/trademark-information-network#heading-3에서 접할 수 있다. 본 비디오에서는 상표 검색의 중요성을 부각시키고, 혼동 초래 가능성에 대한 개념과 선출원의 의미에 대해 설명하며, TESS 시스템에 대해 소개하고 있다.
상표 출원을 위해 상표 사전 검색이 법적으로 요구되는 것은 아니지만, 이미 사용되고 있거나 등록된 상표는 특허상표청에 재등록이 불가능하기 때문에 기업들이 특정 상표 채택 여부를 결정하는 데에 매우 중대한 역할을 한다. 사업 위험을 최소화하고 불필요한 마케팅비 지출을 방지하기 위해서는 브랜드 개발 초기에 사전 검색을 실시하고 상표법 전문 변호사와 상의해 특정 표장이 이미 시중에서 사용 중인 상표들과 동일하거나 유사한지, 상표법의 보호·적용을 받을 수 있는지, 상표 등록의 요건들을 갖추었는지를 미리 가리는 것이 좋다. 단, 본 기고문에서 소개된 초기검색 방법은 어디까지나 참조용으로 제공된 정보로, 광범위검색과 상표법 변호사의 법률의견서를 대신할 수는 없다.